Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Juin 2017 - n°425 - 228

Doctrine
de bonne ou mauvaise foi d'enregistrer
de nombreux noms de domaine reprenant les marques protégées de tiers
associés aux nouvelles extensions. En
effet, certains propriétaires de marques
correspondant à ces noms de domaine
n'avaient pas considéré utile de mettre
les noms de domaine sous surveillance
dans la mesure où seuls une vingtaine
de gTLD existaient en sus des ccTLD.
Auparavant, lorsque le propriétaire
d'une marque souhaitait protéger sa
marque sur Internet, il lui suffisait d'enregistrer les noms de domaine composés de sa marque et de chacune des
extensions existantes. Désormais, il
existe plus de 300 extensions possibles
et les propriétaires de marques se
doivent, par conséquent, de surveiller
activement l'enregistrement de noms
de domaine.
Au-delà des entités dénuées de toute
activité inventive, conçues exclusivement dans le but de profiter de la législation sur les brevets ou les marques, il
existe un autre type de troll. Il s'agit en
réalité d'une variante de troll qualifiée
de « trademark bullies »12 (les tyrans
des marques) par Peter Mendelson,
homme politique britannique. Ces
entreprises disposent de marques
notoires et tentent d'élargir la protection
à laquelle elles ont droit dans des territoires où leur marque n'est pas enregistrée. Dans les pays n'offrant aucune
protection à leur marque, les « trademark bullies » feront opposition à l'enregistrement de marques qu'ils estiment
similaires à la leur, même si le risque
de confusion est faible. Le bénéfice tiré
de cette stratégie est qu'il ne débourse
rien pour enregistrer leur marque mais,
en cas de succès de l'opposition, leur
marque est protégée. La pratique de
marque trolling peut également toucher
de plus petites entreprises. En Écosse,
par exemple, une société nommée
Never Give Up a tenté d'enregistrer au
moins 34 marques différentes de jus, y
compris les noms de deux sociétés existantes de jus de fruits, Juiceling et Juiced
Up. Encore au stade de la demande
de dépôt de marque, Never Give Up a
menacé les propriétaires de Juiceling
et Juiced Up d'une action en justice et
a exigé des dizaines de milliers de
livres de frais de licence. Face à cette
menace, le propriétaire des bars Juiced
Up est parti à l'offensive et a réussi à

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A cet égard, la Cour suprême chinoise
a émis en 2011 une directive autorisant l'invocation de la notion d'enregistrement de mauvaise foi à titre de
défense dans le cadre d'une action en
contrefaçon.

Tout d'abord, il est conseillé d'identifier, avant le lancement du produit ou
du service correspondant à la marque,
les pays et les classes dans lesquels
il apparaît impératif de la déposer le
plus rapidement possible. Il faut, par
la suite, déposer les marques dès que
possible, non seulement dans les pays
où l'entreprise a déjà une activité
mais aussi dans tous les pays où une
expansion est envisageable dans un
avenir même proche. Il est nécessaire
de porter une attention particulière
aux pays « premier à déposer », c'està-dire sur le modèle du « premier arrivé, premier servi », dans lesquels toute
personne peut déposer une marque,
indépendamment de sa notoriété
mondiale ou de l'intention réelle de
l'utiliser. En outre, il est important de
déposer les logos et les translittérations
de la marque dans la langue locale,
notamment en Chine.
Ensuite, il est utile de constituer des
dossiers sur l'usage d'une marque pour
constituer des preuves en cas de litige.
De même, conserver tous les courriels
et les notes de communication verbale
avec les trolls peut s'avérer judicieux
pour démontrer la mauvaise foi du troll.
Il est également important de mettre en
place des surveillances sur les marques
et les noms de domaine et de mener
des recherches pour identifier les trolls
potentiels à un stade précoce. La mise à
jour périodique des trolls connus et les
références médiatiques permettent aux
propriétaires de marques de se tenir
informés des développements locaux.
En conclusion, la problématique des
trolls est actuelle et peut concerner
toutes les entreprises quelle que soit
leur taille. Il est recommandé d'être
particulièrement vigilants sur l'usage
non autorisé tant des marques que des
noms de domaine et de toujours tenir
compte des pays dans lesquels les
produits ou services seront commercialisés. Cela est d'autant plus vrai avec
l'extension continue du phénomène
troll vers de nouveaux champs, notamment les noms de domaine.

Cependant, étant donné que cet argument n'est pas toujours accueilli favorablement et que la législation est
encore insuffisante pour combattre
cette pratique, il est primordial pour les
entreprises de prendre des précautions.

Fondatrice du cabinet Dreyfus
CPI
Expert auprès du Centre d'Arbitrage et
de Médiation de l'OMPI

s'opposer à la demande de Never Give
Up en se fondant sur l'usage antérieur
et la mauvaise foi13.
A l'instar de l'exemple précédent, tous
les trolls ne parviennent pas à leur
fin. Ce fut le cas, en 2009, de Zhan
Baosheng, un homme d'affaire chinois.
M. Zhan, fondateur d'un site de cosmétiques, a déposé la marque TESLA dans
plusieurs classes dont celle des voitures.
Tesla Motors a tenté à plusieurs reprises
d'acheter les marques déposées par
M. Zhan mais ce dernier a décliné
toutes ces offres en proposant le rachat
pour un montant de 32 millions de US
dollars, ce que Tesla Motors a refusé. La société que l'on compte parmi
les NATU14 a donc poursuivi M. Zhan
en annulation de marque en complément d'une demande de dommages
et intérêts dus au préjudice subi. Le
tribunal a fait droit à la demande de
Tesla Motors mais M. Zhan a interjeté
appel en demandant la fermeture de
tous les salons d'exposition présentant
la marque TESLA et l'interruption du
marketing portant sur la même marque
ainsi que 3.9 millions de dollars de
dommages et intérêts. En août 2014, les
parties se sont concertées et tandis que
M. Zhan s'est engagé à abandonner
ses marques, Tesla Motors s'est engagé à renoncer à poursuivre son action
en justice. Il existe donc des moyens de
défense contre les différents dangers
des trademark trolls.

Comment affronter les
trademark trolls ?
Face à cette pratique dangereuse et
croissante, il est opportun que les législations ou la jurisprudence permettent
une lutte efficace contre cet abus de
droit.

EXPERTISES JUIN 2017

Nathalie DREYFUS

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