Expertises des Systèmes d'information - Le mensuel du droit de l'informatique et du multimédia - Février 2016 - n°410 - 75

DISCUSSION
Sur la déchéance des marques
de la société Vente-privée.com :
M. J-J. N. et la société JKC Finance
prétendent que la société Venteprivée.com, consciente qu'elle n'est
titulaire d'aucun droit privatif valablement opposable sur le signe
Cécile de Rostand, fonde l'essentiel
de son argumentation sur la notoriété du signe vente-privée en faisant
valoir les trois marques vente-privée déposées par ses soins les
14 octobre 2009, 18 octobre 2009 et
23 novembre 2010. Soutenant que la
société Vente-privée.com ne justifie
pas de l'exploitation de ces marques
pour les produits et services qu'elles
désignent, ils sollicitent, à titre reconventionnel et sur le fondement des
dispositions de l'article L714-5 du
code de la propriété intellectuelle, le
prononcé de la déchéance des droits
de la société Vente-privée.com :
1. «à compter du 15 octobre 2009
sur sa marque française n° 04/3 318
310,
2. à compter du 19 octobre 2009 sur
sa marque française n° 4 079 554,
3. à compter du 24 novembre 2010
sur sa marque française n° 05/3 393
310» (sic).
La société Vente-privée.com soulève
l'absence d'intérêt à agir des défendeurs. Elle soutient que l'action en
déchéance partielle ou totale de la
marque ne peut être soulevée à titre
reconventionnel que dans le cadre
d'une action en contrefaçon et fait
observer qu'elle ne forme aucune
demande au titre de la contrefaçon
de ses marques mais se borne à
invoquer le signe distinctif Venteprivée.com en particulier sa notoriété, afin de démontrer la corrélation
de son exploitation intensive avec le
signe distinctif Cécile de Rostand.
Selon l'article L714-5 du code de la
propriété intellectuelle, « Encourt
la déchéance de ses droits le
propriétaire de la marque qui, sans
justes motifs, n'en a pas fait un
usage sérieux, pour les produits et
services visés dans l'enregistrement
pendant une période ininterrompue
de cinq ans. (...) La déchéance peut

être demandée en justice par toute
personne intéressée. (...) ».
Ont intérêt à agir les titulaires de
marques identiques ou voisines,
antérieures ou postérieures à celles
dont il est demandé la déchéance.
Le constat de l'identité de l'activité
commerciale exercée par deux sociétés et de leur situation de concurrence suffit à caractériser l'intérêt
d'une société à agir en déchéance
des droits de l'autre société sur sa
marque, laquelle constitue une
entrave à l'exploitation, en France,
de son activité économique.
La société Vente-privée.com revendique des droits antérieurs au dépôt
de la marque litigieuse Cécile de
Rostand en faisant valoir qu'elle
exploite le signe Cécile de Rostand
et qu'elle est titulaire de droits d'auteur sur le personnage Cécile de
Rostand. Elle prétend que le signe
Cécile de Rostand est distinctif et
intimement lié à la société Venteprivée.com et à son site internet,
puisqu'il est notamment étroitement
exploité en lien avec le signe distinctif Vente-privée.com. Pour autant,
elle fonde ses demandes sur le seul
signe Cécile de Rostand et non pas
les signes déposés à titre de marque
vente-privée.com.
M. J-J. N. et la société JKC Finance ont
respectivement déposé la marque
verbale française Cécile de Rostand
n°10/3.744.661 et le nom de domaine
cecilederostand.fr. Ils n'exploitent
pas de signes identiques ou similaires aux signes déposés venteprivée.com.
Ils n'allèguent ni ne justifient que les
signes déposés Vente-privee.com
constituent une entrave à l'exercice de leur activité économique
et notamment à l'exploitation de
la marque et du nom de domaines
déposés par leurs soins.
Ils ne justifient dès lors pas d'un intérêt à agir en déchéance des signes
déposés vente-privée.com.
Ils sont par conséquent irrecevables
à agir sur ce fondement.

Sur les antériorités :
La société Vente-privée.com soutient
que le dépôt de la marque litigieuse constitue une atteinte au

EXPERTISES FÉVRIER 2016

signe distinctif antérieur Cécile de
Rostand, dont elle fait usage à titre
de marque notoire non enregistrée, de nom commercial et de nom
de domaine, mais également à ses
droits d'auteur.

Sur la marque notoire Cécile
de Rostand :
La société Vente-privée.com argue
d'une antériorité constituée de
l'usage notoire de la marque Cécile
de Rostand.
Selon l'article L.711-4 du code de la
propriété intellectuelle, « Ne peut
être adopté comme marque un
signe portant atteinte à des droits
antérieurs et notamment à une
marque antérieure enregistrée ou
notoirement connue au sens de l'article 6 bis de la convention de Paris
pour la protection de la propriété
industrielle».
L'article 6 bis de la Convention de
Paris dispose que :
« Les pays de l'Union s'engagent,
soit d'office si la législation du pays
le permet, soit à la requête de l'intéressé, à refuser ou à invalider l'enregistrement et à interdire l'usage
d'une marque de fabrique ou de
commerce qui constitue la reproduction, l'imitation ou la traduction,
susceptibles de créer une confusion, d'une marque que l'autorité
compétente du pays de l'enregistrement ou de l'usage estimera y être
notoirement connue comme étant
déjà la marque d'une personne
admise à bénéficier de la présente
Convention et utilisée pour des
produits identiques ou similaires. Il
en sera de même lorsque la partie
essentielle de la marque constitue
la reproduction d'une telle marque
notoirement connue ou une imitation susceptible de créer une confusion avec celle-ci ».
Celui qui invoque l'article 6 bis de
la Convention de Paris doit établir
qu'il a utilisé le signe de manière
publique, non équivoque, non
précaire et continue.
La société Vente-privée.com prétend
que la notoriété du signe distinctif Cécile de Rostand a été consacrée par une décision de l'ompi du
22 janvier 2013.

http://www.cecilederostand.fr http://www.Vente-privee.com

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